連載： 特許権について（２）
「特許権の無効事由 新規性と進歩性」
前回も少しお話ししましたが、一旦特許庁によって拒絶査定を受けずに特許権として有効だと判断した特許庁審査官による行政行為に対する不服申立として、後日、行政庁である特許庁に対して無効審判が申し立てられることがあります。その結果、無効審決が出されれば、特許庁審査官による判断が覆ることになるわけです（この無効審決に対して、さらに審決取消訴訟を裁判所に提起することも出来ます）。一方、特許権侵害訴訟が裁判所に提起され、その中で特許権を侵害しているとされた被告側が原告の特許権の無効を主張することもよくあります。裁判所は、当該特許が無効審判によって無効とされるべきものと判断した場合は、特許権の権利行使を認めないこともできます。
特許が無効だと判断されると、一旦成立したはずの特許権が遡及的に消滅するということになりますので、当該特許権をもとにしたライセンス契約の帰趨など周囲に与える影響は甚大です。特許に通じるような発明がなされた場合、経営者としては投下資本回収のために一刻も早く特許権として登録することで発明成果をビジネスに繋げたいと思うことでしょうが、特許出願にあたっては、無効事由の存否について後々争いになることを想定して防御策を講じておくことも忘れてはなりません。
この点、特許権の無効事由とされている事柄は様々あります（例えば出願書類の記載の不備等の形式的要件を欠く場合や、産業上利用することが出来ない発明について特許がされた場合や、冒認特許等）が、その中でも、（１）新規性と（２）進歩性の存在の有無が問題となるケースが多くあります。
このうち、（２）進歩性とは、出願時にその発明の属する技術分野の通常の知識を有する技術者が容易に考えつくことのできないことを指します。この判断は技術的内容を各構成要件に分けて対応させ、一致点と相違点を明らかにした上で、相違点について、当業者が引用発明に基づいて当該発明に容易に想到することが出来たか否か（容易想到性）を客観的に判断することになっています。容易想到性の判断基準は、一般に、ア．構成の組合せまたは置換が容易か否か、イ．解決課題が相違しているか否か、ウ．引用例から予想される範囲を超えた顕著な作用・効果が示されているか、といった具体的基準を用いて判断されることになりますが、その判断はなかなか困難です。勿論、専門家の見解を踏まえてこれらの点を出願前に十分検討しておく必要があることは当然なのですが、比較的容易に対策を立てやすいと思われる、次の新規性で足を掬われないように対策が必要です。
（１）新規性とは、ア．公然と知られた発明、イ．公然と実施された発明、ウ．刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当しないことを指します。ここでいう「公然」とは、発明の内容が秘密状態を脱した状態を言いますが、少人数でも伝播可能性があれば「公然」にあたる反面、多人数でも全員が秘密保持義務を負っていれば該当しません。そこで、例えば、とある物質Ａを得るための方法を内容とする発明を特許出願するに先立ち、特許を取引先に対して製品化を持ちかける話合いの際に、物質Ａ及び製造過程に関する資料を持参するということがあった場合、取引先との間で予め秘密保持契約書を交わしておくか、誓約書を取り付けておくという自衛手段を行うことは最低限必要でしょう。また、発明実施品の試作品などを用いてプレゼンテーションを行うような場合には、内部構造や組成が簡単に分からないような工夫を施しておくという方法も有効でしょう。なお、当該発明が新規性を喪失した場合でも、一定の場合に所定の手続きを行うことで救済されるという手続きも用意されていますが、この点は紙幅の都合上割愛させていただきます。
以上、駆け足的な説明になりましたが、もう少し特許権についての話にお付き合いいただくことにして、次回は特許権を侵害していることが分かった、あるいは、侵害している旨の警告書が届いた場合の具体的な対処法について述べさせていただきます。
